Senado de la República.
LXIII Legislatura, Tercer Año de Ejercicio.
Jueves 19 de julio de 2018
Gaceta del Senado
    
    

¿Qué es la Gaceta?

La Gaceta es el órgano informativo  oficial del Senado. Depende de la Mesa Directiva y cuenta con un Consejo Directivo formado por los miembros de la propia Mesa y por los secretarios generales de  Servicios Administrativos y de Servicios Parlamentarios; el Presidente de la Mesa lo es del Consejo.

Artículo 306 del Reglamento del Senado de la República.

Leer más
Martes 26 de Junio de 2018
Gaceta: LXIII/3SPR-15/81965
Martes 26 de Junio de 2018
Gaceta: LXIII/3SPR-15/81965

De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma los artículos 89 y 90 de la Ley de la Propiedad Industrial.

SE TURNó A LAS COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS DE LA CáMARA DE SENADORES.

Sen. Yolanda
de la Torre Valdez

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley de la Propiedad Industrial, suscrita por la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI.

YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, Senadora de la República de laLXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 85 y 174 del Reglamento para el Gobierno  Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 89 Y 90 LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, EN MATERIA DE DERECHOS MARCARIOS, al tenor de las siguientes consideraciones:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Vivimos en una sociedad donde el prestigio y la reputación de una marca representan un factor de seguridad para las personas, es decir, la marca es el enlace entre los productos y/o servicios con los consumidores. Por esta razón, es de suma importancia la protección de los signos marcarios.

La marca registrada es un signo visible con carácter distintivo [*] , esta característica también es aplicables a una razón social o denominación social, que de acuerdo con el ‘Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales’, expedido por el Ejecutivo Federal y publicado en el Diario Oficial de la Federación (en adelante, DOF), el 14 de septiembre de 2012, se entiende como:

“Artículo 2. Para efecto de este reglamento, se entenderá por:

I.- al III…

IV. Las palabras y caracteres que conforman el nombre de una Sociedad o Asociación, que permiten individualizarla y distinguirla de otras, sin considerar su régimen jurídico, especie, ni modalidad [*]

Asimismo, la razón social es un elemento de la personalidad de una sociedad mercantil, es decir, se trata de un atributo legal que figura en una escritura o documento de constitución a partir del cual se puede identificar a la sociedad como sujeto de derechos y obligaciones. [*]

La atribución para autorizar el uso o cambio de denominación o razón social de las personas morales en México corresponde a la Secretaría de Economía, a partir del 16 de junio de 2012, derivado de la reforma a la Ley de Inversión Extranjera y a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el DOF el 15 de diciembre de 2011 [*] .

“Artículo 15. La Secretaría de Economía autorizará el uso de las denominaciones o razones sociales con las que pretendan constituirse las sociedades. Se deberá insertar en los estatutos de las sociedades que se constituyan, la cláusula de exclusión de extranjeros o el convenio previsto en la fracción I del artículo 27 Constitucional”. [*]

Si bien es cierto, la autorización de uso de una denominación o razón social no equivale al registro de una marca, ni persiguen los mismos fines, más cierto es que si una persona desea registrar una marca, la Ley de la Propiedad Industrial se lo permite en su artículo 89, aún si esta es una razón social, condicionándola al artículo subsecuente, sin que este contemple como uno de sus impedimentos registrales algo referente a las razones o denominaciones sociales específicamente.

Artículo 89.- Pueden constituir una marca los siguientes signos:

I.- Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase;

II.- Las formas tridimensionales;

III.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente, y

IV.- El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado

Artículo 90.- No serán registrables como marca:

I.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresan de manera dinámica, aún cuando sean visibles;

II.- Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretenden ampararse con la marca, así como aquellas palabras que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en la designación usual o genérica de los mismos;

III.- Las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y aquellas que carezcan de originalidad que las distinga fácilmente, así como la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial;

IV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción;

V.- Las letras, los dígitos o los colores aislados, a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que les den un carácter distintivo.

VI.- La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables;

VII.- Las que reproduzcan o imiten, sin autorización, escudos, banderas o emblemas de cualquier país, Estado, municipio o divisiones políticas equivalentes, así como las denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismos;

VIII.- Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantía adoptados por un estado, sin autorización de la autoridad competente, o monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero;

IX.- Las que reproduzcan o imiten los nombres o la representación gráfica de condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos, reconocidos oficialmente;

X.- Las denominaciones geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia;

XI.- Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos productos, para amparar éstos, excepto los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario;

XII.- Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados o, si han fallecido, en su orden, del cónyuge, parientes consanguíneos en línea recta y por adopción, y colaterales, ambos hasta el cuarto grado;

XIII.- Los títulos de obras intelectuales o artísticas, así como los títulos de publicaciones y difusiones periódicas, los personajes ficticios o simbólicos, los personajes humanos de caracterización, los nombres artísticos y las denominaciones de grupos artísticos; a menos que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente;

XIV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engañar al público o inducir a error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar;

XV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime o haya declarado notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca cuyo registro se solicita:

a) Pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida; o

b) Pudiese constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente conocida; o

c) Pudiese causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida; o

d) Pudiese diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida.

Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente conocida, y

XV BIS. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes en grado de confusión a una marca que el Instituto estime o haya declarado famosa en términos del capítulo II BIS, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca famosa.

XVI.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, sí podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares, y

XVII.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado de la misma. Lo anterior no será aplicable, cuando la solicitud de marca la presente el titular del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado.” [*]

En el artíulo anterior solo se hace referencia a los “nombres comerciales” y no a las “razones o denominaciones sociales”. Por el contrario, el artículo 91 de la Ley de la Propiedad Industrial, sí establece la prohibición de que forme parte de una denominación o razón social, una marca registrada:

 “Artículo 91.- No podrá usarse ni formar parte del nombre comercial, denominación o razón social de ningún establecimiento o persona moral, una marca registrada o una semejante en grado de confusión a otra marca previamente registrada, cuando:

I.- Se trate de establecimientos o personas morales cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, y

II.- No exista consentimiento manifestado por escrito del titular del registro de la marca o de quien tenga facultades para hacerlo.

La violación a este precepto dará lugar a la aplicación de las sanciones a que se refiere esta Ley, independientemente que se pueda demandar judicialmente la supresión de la marca registrada o aquella semejante en grado de confusión a la previamente registrada, del nombre comercial, la denominación o razón social correspondiente y el pago de daños y perjuicios.

Lo dispuesto en este precepto no será aplicable cuando el nombre comercial, denominación o razón social hubiesen incluido la marca con anterioridad a la fecha de presentación o de primer uso declarado de la marca registrada.” [*]

Esto significa que el hecho de contar con una razón social para designar a una sociedad mercantil no otorga el derecho de usar en forma exclusiva dicho nombre o denominación para fines comerciales; la denominación o razón social no confiere por sí misma derechos de uso exclusivo marcarios e incluso es ilegal utilizar sin autorización marcas registradas pertenecientes a terceros como parte de una denominación social. Para poder utilizar parte de una razón social como una marca es necesario verificar que la misma sea susceptible de registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (en adelante, IMPI), es decir, que la denominación no sea contraria a las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, y que no sea semejante en grado de confusión con otras solicitudes y/o registros vigentes aplicados a los mismos productos o servicios.

Para verificar la disponibilidad de una razón o denominación social, se lleva a cabo una búsqueda en la página web http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/, un servicio electrónico gratuito y en tiempo real a través del cual se consultan los expedientes de marcas, avisos y nombres comerciales con los que cuenta la Dirección Divisional de Marcas. [*]

El IMPI es la autoridad administrativa en materia de propiedad industrial con facultades para tramitar y, en su caso, otorgar marcas y demás que le faculta la Ley de la materia y su Reglamento. El registro de una marca ante este Instituto da el derecho al uso exclusivo en el territorio nacional por 10 años [*] , vigencia que puede ser renovada por otros 10 años, ya que distingue los productos o servicios de otros existentes en el mercado, además puede ayudar a iniciar acciones legales por posible uso indebido y puede otorgar licencias de uso o franquicias.

Con base en la Ley de la Propiedad Industrial, es necesario contar con una razón social para después poder solicitar el registro de marca, pero no hay una protección que confiera prioridad a las razones o denominaciones sociales que quieran solicitar un registro de marca, ya que el IMPI otorga estas de buena fe y no tiene la obligación de revisar la base de datos de la Secretaría de Economía para negar registros si ya existe una razón o denominación social idéntica o semejante en grado de confusión, lo cual constituye una laguna jurídica que vulnera los derechos de éstas personas morales, poniendo en peligro a muchas empresas y, en consecuencia, el desarrollo económico de nuestro país.

Es por ello, que la propuesta de reforma consiste en modificar diversos artículos de la Ley de la Propiedad Industrial, con el objeto de no caer en los supuestos de confusión o duplicidad de marca, lo cual es motivo de conflictos entre las empresas y los titulares de los derechos marcarios; por tal motivo, presento el siguiente cuadro comparativo con la finalidad de darle claridad a la misma:


TEXTO VIGENTE

TEXTO INICIATIVA

Artículo 89.- Pueden constituir una marca los siguientes signos:

I.- Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase;

II.- Las formas tridimensionales;

III.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente, y

IV.- El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado

No hay correlativo

Artículo 89.- Pueden constituir una marca los siguientes signos:

I.- Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase;

II.- Las formas tridimensionales;

III.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente, y

IV.- El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado

El Instituto deberá revisar y cotejar los registros y bases de datos de las razones o denominaciones sociales de la Secretaría de Economía para evitar que exista una razón o denominación social idéntica o en grado de confusión con el registro de marca que se está solicitando.

Artículo 90.- No serán registrables como marca:

I.- a. XVI.- …

XVII.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado de la misma. Lo anterior no será aplicable, cuando la solicitud de marca la presente el titular del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado.”

Artículo 90.- No serán registrables como marca:

I.- al XVI.- …

XVII.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre comercial, denominación o razón socialaplicado a una empresa o a un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado de la misma. Lo anterior no será aplicable, cuando la solicitud de marca la presente el titular del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado.”

Es por lo anteriormente expuesto y fundado, que someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de la Propiedad Industrial, quedando como sigue:

Único - Se adiciona un último párrafo al artículo 89; se reforma la fracción XVII del artículo 90, de la Ley de la Propiedad Industrial, para quedar como sigue:

Artículo 89.- Pueden constituir una marca los siguientes signos:

I.- al IV.- …

El Instituto deberá revisar y cotejar los registros y bases de datos de las razones o denominaciones sociales de la Secretaría de Economía para evitar que exista una razón o denominación social idéntica o en grado de confusión con el registro de marca que se está solicitando.

Artículo 90.- No serán registrables como marca:

I.- al XVI.- …

XVII.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre comercial, denominación o razón socialaplicado a una empresa o a un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado de la misma. Lo anterior no será aplicable, cuando la solicitud de marca la presente el titular del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado.”

TRANSITORIO

Único. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente en el Senado de la República, el día 20 de junio de 2018.

Atentamente

Sen. Yolanda de la Torre Valdez


[*] Ley de la Propiedad Industrial. Artículo 88. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/50_130318.pdf

[*] Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales. Disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5268195&fecha=14/09/2012

[*] Ley de Sociedades Mercantiles. Artículo 6. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/144_240118.pdf

[*] Autorización de uso de denominación o razón social (SE-09-041). Disponble en: https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/autorizacion-de-uso-de-denominacion-o-razon-social-se-09-041

[*] Ley de la Propiedad Industrial. Artículo 15. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/50_130318.pdf

[*] Ley de la Propiedad Industrial. Artículo 89 y 90. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/50_130318.pdf

[*] Ley de la Propiedad Industrial. Artículo 89. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/50_130318.pdf

[*] MARCANET. Disponible en: http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/

[*] Solicitud de registro de marca ante el IMPI. Disponible en: https://www.gob.mx/tramites/ficha/solicitud-de-registro-de-marca-ante-el-impi/IMPI88

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=81965